2024年第6期｜国际标准必要专利实施许可监管动态对我国的启示与建议
- 文章来源： 国家知识产权局知识产权发展研究中心
- 2024/9/3 14:48:00
2024年第6期（总第36期）
标准必要专利作为高价值专利的代表，对培育新质生产力、促进经济高质量发展具有重要作用。《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》要求，“推动专利与国际标准制定有效结合”。《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》进一步部署，“促进技术、专利与标准协同发展，研究制定标准必要专利许可指南，引导创新主体将自主知识产权转化为技术标准”。标准必要专利实施许可涉及标准必要专利权人、标准实施者的利益平衡，关系信息通信产业、汽车产业、消费电子产业等多个产业的创新发展，获得世界主要知识产权强国和有关国际组织的广泛关注。
一、标准必要专利实施许可的监管模式
近期，世界主要知识产权强国和有关国际组织纷纷对标准必要专利的实施许可进行监管，以期促进相关产业创新发展，目前已经形成强监管模式、非监管干预模式和基于中立性的监管模式等3种监管模式。
（一）标准必要专利实施许可的强监管模式
2月28日，欧洲议会以454票赞成、83票反对、78票弃权的结果，审议通过《关于标准必要专利规定的提案》（以下简称《提案》），创设欧盟标准必要专利强制注册制度与必要性审查制度，通过实施许可前的强制注册与必要性审查、实施许可中的总费率确认以及实施许可争议的调解与认定，形成标准必要专利实施许可的强监管模式。《提案》具体提出，一是由欧盟知识产权局专门成立能力中心对标准必要专利的必要性进行审查；二是在符合公平、合理、无歧视原则的许可费率（以下简称“FRAND费率”）认定过程中，确认并采取自上而下的费率计算法，创设总费率确认制度；三是创设欧盟标准必要专利的公平、合理、无歧视条款（以下简称“FRAND条款”）认定统一标准、认定制度以及争议调解机制。
《提案》在立法过程中充满了争议，在公众意见征集过程中，主要的支持意见来源于以标准实施者为主的企业及产业协会，而标准必要专利权人均表达了反对意见。各方的主要争议在于，标准必要专利实施许可的强监管模式是否具备实证依据、是否会给企业带来额外的负担、是否会降低欧盟的创新能力，特别是，强监管模式损害专利权人的基本诉权问题。同时，各界对由欧盟知识产权局能力中心进行必要性审查，是否会引发与欧洲专利局机构职能的重叠和低效率问题亦存在担忧。且由于欧盟知识产权局需要在没有前期经验的情况下新组建能力中心，因此，《提案》规定自生效之日推迟24个月执行。
（二）标准必要专利实施许可的非监管干预模式
2月27日，英国知识产权局发布《标准必要专利：2024展望》报告，明确采用标准必要专利实施许可的非监管干预措施，相关措施均以资源支持、指南指引等非强制性手段为主，并表明采取标准必要专利的必要性事后审查的观点。与欧盟《提案》所持有的强监管、必要性审查形成鲜明对比。该报告具体指出，英国知识产权局将建立标准必要专利资源中心，围绕帮助实施者更好地理解标准必要专利生态系统、提高标准必要专利生态系统的透明度以及提高标准必要专利实施许可争端解决的效率，进行关于标准必要专利许可的技术咨询。同时，报告中显示，对标准必要专利侵权禁令救济持友好态度。
（三）标准必要专利实施许可的中立性监管模式
4月3日，世界知识产权组织发布《标准必要专利战略2024-2026》，提出构建标准必要专利实施许可基于中立性的监管模式，并创设标准必要专利必要性相关信息披露机制。与欧盟《提案》相比，虽然体现了对标准必要专利必要性认定规范性和相关性信息披露的重视，但不具备强制效力。在该战略下具体明确，一是世界知识产权组织作为全球对话的论坛，应致力于建立共同理解，促进成员国和利益相关方之间相互交流想法和最佳做法，提供观点输出、政策协调机制；二是世界知识产权组织作为知识和数据来源，应探索托管整理标准必要专利数据库、判例法汇编等方式，提高标准必要专利许可透明度，降低交易成本；三是世界知识产权组织作为友好谈判的场地，推广和进一步发展替代性争议解决机制，完善定制化交易调解、仲裁和专家裁决服务；四是世界知识产权组织作为服务提供者，提供标准必要专利利益相关方可以直接获得的服务。
二、各国标准必要专利必要性审查机制
标准必要专利的必要性审查是解决标准必要专利争议的前提，无论是标准必要专利的侵权诉讼还是标准必要专利的许可费率确认诉讼、滥用市场支配地位诉讼，均需要进行标准必要专利的必要性认定。目前，围绕标准必要专利必要性的认定主体，大致分为两种观点：一是事先审查，由特定机构对标准必要专利的必要性进行专门评估，在诉讼发生前进行必要性检查；二是事后审查，由法院等争议解决机构在争议解决程序中对标准必要专利的必要性进行专门评估。
（一）事先审查机制：日本、欧盟
2017年，日本特许厅发布《标准必要性判定意见指引》，提出由日本特许厅审判部（审理无效宣告请求的部门）成立专门小组，对标准必要专利的必要性提供咨询意见，该咨询意见没有约束力。据统计显示，自2018年实施至2020年3月10日，没有任何民事主体依据上述标准必要专利必要性检查制度提出必要性检查请求。之所以产生这样的结果，与需要向日本特许厅提交有关谈判的相关信息，以及该程序仅能由认为该专利构成标准必要专利的一方当事人提起等有关。对此，日本特许厅于2019年6月对《标准必要性判定意见指引》进行修订，修订的主要内容就是允许对标准必要专利谈判过程的信息加以保密、允许不认为该专利构成标准必要专利的一方当事人提起请求等。如前所述，欧盟《提案》也意图于建立标准必要专利的必要性事先审查机制。
（二）事后审查机制：韩国、美国、英国等
2016年和2021年，韩国特许厅分别发布《标准必要专利指南1.0》和《标准必要专利指南2.0》，提出由专利池或者法院对标准必要专利的必要性进行认定。同时，还对研发和标准化各个阶段的标准必要专利策略提出部署，具体包括，从现行专利中如何筛选标准项目、基于标准化趋势如何申请专利以及如何提出标准提案、确立优先权日期的紧急专利申请策略、专利保护范围扩展策略、增加多个实施例的专利撰写策略、标准必要专利布局策略等。此外，2020年，韩国特许厅发布《标准必要专利纠纷应对指南》亦提出，标准必要专利的评估最好在专利专家的帮助下开展，如果标准必要专利权人和实施者在专家帮助下共同分析和比对标准文件和专利权利要求，可以对必要性作出一致认识。此外，在美国标准必要专利纠纷诉讼中，通过专家证人等方式就标准必要专利的必要性进行证明。英国知识产权局发布的《标准必要专利：2024展望》，同样传达了英国对于标准必要专利必要性进行事后审查的观点。
三、标准必要专利监管趋势对我国的启示
不同国家和地区采取不同的标准必要专利实施许可模式和必要性审查机制，较大程度源于不同的政策背景和立法目的，需要审慎观察后续相关实施许可政策的实施效果，立足我国国情建构适宜的标准必要专利实施许可的监管政策。
（一）探索标准必要专利必要性审查与信息支持
目前而言，我国法律实践采用标准必要专利的事后审查机制，在标准必要专利诉讼特别是标准必要专利侵权诉讼中，进行涉案专利权利要求与相应版本标准之间的比对，根据权利要求记载的技术方案与标准所要求的技术方案之间的比对结果，确定是否该涉案专利具有“必要性”，是否属于真正意义上的标准必要专利。以同期全球标准必要专利监管政策趋势为启示，对比欧盟《提案》设置的标准必要专利强制注册以及信息披露义务，以及英国与世界知识产权组织则强调重视标准必要专利的资源中心的非立法、自愿性和中立性的信息汇总。建议：我国在平衡标准必要专利权利人与实施者的利益分配的基础上，在具有行政权能的标准必要专利监管机构以及无监管性质的信息服务机构之间寻求平衡的干预机制。
（二）优化标准必要专利实施许可费率的确认
在FRAND许可费率确认与标准必要专利侵权之间的平行诉讼方面，如果剥夺标准必要专利权利人寻求禁令救济的权利，可能导致专利的反劫持，从而导致权利人与实施者的利益失衡。且在实践中，标准必要专利许可谈判过程中的侵权诉讼并非必然造成许可谈判程序的阻碍或实质拖延，反之，当双方难以就许可条件达成一致时，标准必要专利侵权诉讼或起到推动谈判进程以及为标准必要专利权利人应对实施者“专利反劫持”提供有力筹码的积极作用；而标准必要专利实施者同样可以选择就标准必要专利权利人行为向法院提起滥用市场支配地位诉讼，或提起确认不侵权之诉等方式进行策略性的反击。在此基础上，双方都能够随时请求人民法院进行FRAND许可费率确认，以此进一步推动许可达成。在我国法律实践方面，我国明确适用标准必要专利的实施许可FRAND原则，且由于标准必要专利实施许可是市场行为，建议：以尊重市场规律为前提，审慎对标准必要专利实施许可的FRAND许可条件认定原则进行干预；灵活采取可比协议法和自上而下法等多种认定方法确认FRAND费率，避免单一费率认定方式所有标准必要专利许可FRAND认定过程中的广泛适用；在标准必要专利侵权诉讼和禁令救济方面，不宜对权利人提起侵权诉讼及寻求禁令救济的权利进行过多的干预或过重的限制。
（三）提高标准必要专利许可争议解决实效
在欧盟《提案》中，意图通过FRAND认定程序创设标准必要专利侵权纠纷调解程序。在具体的FRAND认定程序中，往往涉及复杂的专利技术与标准、专利价值评估和国际平行诉讼等问题，程序和实体方面均具有的特殊性和技术性，注定了FRAND认定程序是针对标准必要专利许可问题而专门确立的争议解决程序，而不同于传统的商事仲裁或调解程序。在此角度看，我国的专利侵权纠纷行政裁决制度与欧盟FRAND认定程序具有相似之处，但是专利侵权纠纷行政裁决在标准必要专利的调解和FRAND认定争议解决程序方面尚无具体的细化规则。鉴于我国目前已经积极探索了基于知识产权纠纷行政调解与司法确认的衔接问题，建议：将该司法确认进一步适用到标准必要专利侵权纠纷类案件中，发挥专利侵权纠纷行政裁决制度优势，构建促进权利人和实施者达成调解协议、或者促使双方承诺将具体许可条件提交法院裁决并受其约束否则做出停止侵权裁决的程序衔接机制。
撰稿单位：北京市中伦律师事务所
执 笔 人：张鹏、高文杰、牟雨菲